เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2020 ศาลกลางเสิ่นเจิ้นได้มีคำพิพากษาใน Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd กับ Sharp Corp. (2020) Yue 03 Min Chu No. 689 ((2020)粤03 民初689 号）โดยยืนยันว่ามีเขตอำนาจในการกำหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกสำหรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ CJO: เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2021 ศาลประชาชนสูงสุดของจีนได้มอบอำนาจให้ การตัดสินใจขั้นสุดท้าย (2020) Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 517 ((2020)最高法知民辖终517号)เป็นการยืนยันว่าศาลพิจารณาคดีมีเขตอำนาจในการกำหนดอัตรา SEP ทั่วโลก
I. พื้นหลังของกรณี
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2019 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “OPPO”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของจีน ได้เจรจากับ Sharp Corporation (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Sharp”) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น เกี่ยวกับใบอนุญาตของสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็น โดย Sharp ในระหว่างการเจรจาสัญญาอนุญาตสิทธิบัตร
ในเดือนมกราคม 2020 Sharp ได้ยื่นฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรต่อผลิตภัณฑ์ของ OPPO ที่ศาลแขวงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นและขอให้ศาลสั่งห้าม
ในเดือนมีนาคม 2020 ชาร์ปได้ยื่นฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่คล้ายกันในเยอรมนี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2020 OPPO ได้ยื่นฟ้อง Sharp ในศาลประชาชนระดับกลางของเซินเจิ้น (“Shenzhen Court”) โดยขอให้ศาลยืนยันว่า Sharp ละเมิดหลักการ FRAND และเพื่อกำหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ชาร์ปท้าทายอำนาจศาลในคดีความของจีน โดยอ้างว่าศาลเซินเจิ้นไม่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาท
ชาร์ปแย้งว่าไม่มีสถานที่ใดที่เกิดการละเมิด สถานที่ที่ผลของการละเมิดเกิดขึ้น และภูมิลำเนาของจำเลยตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ตามมาตรา 28 ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน (CPL) ข้อพิพาทการละเมิดนี้ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจีน
ชาร์ปยังเชื่อว่าเงื่อนไขการออกใบอนุญาตทั่วโลกของสิทธิบัตรนั้นอยู่นอกเหนือเขตอำนาจศาลของศาลเซินเจิ้น และไม่เห็นด้วยกับศาลขั้นกลางของเซินเจิ้นที่จะตัดสินเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิบัตรทั่วโลก
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2020 ศาลเซินเจิ้นได้พิพากษายกคำคัดค้านด้านอำนาจศาลของชาร์ป และถือว่ามีเขตอำนาจศาลที่มั่นคงในคดีนี้
II. มุมมองของศาล
1. ข้อพิพาทสิทธิบัตรมีความเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับประเทศจีน
ตามมาตรา 265 ของ CPL “ในกรณีที่มีการดำเนินการกับจำเลยที่ไม่มีภูมิลำเนาในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับข้อพิพาทสัญญาหรือข้อพิพาทสิทธิในทรัพย์สินหรือดอกเบี้ยอื่น ๆ หากมีการลงนามในสัญญาหรือ ดำเนินการภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องที่ดำเนินการอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำเลยมีทรัพย์สินใด ๆ ที่ยึดได้ภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจำเลยมีผู้แทนใด ๆ สำนักงานภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน ศาลประชาชน ณ สถานที่ที่ลงนามหรือดำเนินการในสัญญา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาระสำคัญของการดำเนินการ ที่ตั้งทรัพย์สินที่ยึดได้ ที่เกิดการละเมิดหรือภูมิลำเนาของ สำนักงานตัวแทนตั้งอยู่อาจมีเขตอำนาจเหนือการดำเนินการ”
ดังนั้น แม้ว่าข้อพิพาทในการออกใบอนุญาตตามสิทธิบัตรที่จำเป็นมาตรฐานจะไม่ใช่ข้อพิพาทในสัญญาทั่วไปหรือข้อพิพาทเรื่องการละเมิดทั่วไป แต่สถานที่ตั้งของผู้รับใบอนุญาต สถานที่ที่ใช้สิทธิบัตร สถานที่ที่มีการลงนามในสัญญา และสถานที่ที่ทำสัญญาควร พิจารณาในการพิจารณาเขตอำนาจศาลด้วย แนวทางนี้จำเป็นต่อการตัดสินว่าข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์สิทธิบัตรที่จำเป็นมาตรฐานมีความเกี่ยวข้องกับจีนอย่างเหมาะสมหรือไม่
ตราบใดที่สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศจีน คดีก็ควรถือว่ามีความเกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับจีน ดังนั้นศาลจีนจึงมีเขตอำนาจศาลในคดีนี้
ศาลเห็นว่า:
(1) OPPO เป็นบริษัทจีน การผลิตและกิจกรรม R&D ทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งบ่งชี้ว่าจีนเป็นสถานที่นำสิทธิบัตรที่เป็นปัญหาไปใช้
(2) ชาร์ปเป็นบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีภูมิลำเนาในจีน แต่มีสิทธิในทรัพย์สินในประเทศจีนเพราะเป็นสิทธิบัตรของสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศจีน ดังนั้นประเทศจีนจึงเป็นสถานที่ที่มีเรื่องของการดำเนินการและเป็นที่ที่เป็นเรื่องของคดีและสถานที่ซึ่งทรัพย์สินที่ยึดได้นั้นตั้งอยู่
โดยสรุปแล้ว สถานที่เชื่อมต่อดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในประเทศจีน ดังนั้น คดีนี้จึงมีสายสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับจีน และศาลจีนก็มีเขตอำนาจในคดีนี้
2. ศาลจีนจะรับฟังเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วโลกของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องได้สะดวกกว่า
ประการแรก ในมุมมองของข้อตกลงตามสัญญา สัญญาอนุญาตสิทธิบัตรที่เจรจาและลงนามโดยทั้งสองฝ่ายในจีนนั้นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วโลกของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อโต้แย้งของชาร์ปที่ศาลจีนสามารถส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการออกใบอนุญาตภายในประเทศจีนเท่านั้นจึงไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของสัญญาอนุญาตที่เจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย
ประการที่สอง ผลิตภัณฑ์ OPPO ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ผลิตและจำหน่ายในประเทศจีนเป็นหลัก
ตามหลักฐานที่ OPPO ให้มา สินค้าถูกขายในจีนมากกว่าในประเทศที่จำเลยเลือกที่จะยื่นฟ้องต่อศาล ได้แก่ ญี่ปุ่นและเยอรมนี
ตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 ยอดขายของ OPPO คิดเป็น 0.21% และ 0.07% ตามลำดับในยุโรปและญี่ปุ่น แต่คิดเป็น 71.08% ในประเทศจีน (รวมถึงเขตไต้หวัน)
ตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 ยอดขายของ OPPO คิดเป็น 71.08% ในประเทศจีน (รวมถึงภูมิภาคไต้หวัน) ในขณะที่ยอดขายในยุโรปและญี่ปุ่นคิดเป็นเพียง 0.21% และ 0.07% ตามลำดับ
เห็นได้ชัดว่าคดีนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากที่สุด สะดวกและตรงกว่าสำหรับศาลจีนในการค้นหาการดำเนินการของโจทก์เกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จำเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้
สุดท้าย การตัดสินของศาลจีนเกี่ยวกับอัตราทั่วโลกจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม เนื่องจากวิธีการนี้สามารถแก้ไขข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการดำเนินคดีหลายครั้งระหว่างสองฝ่ายในประเทศต่างๆ และสอดคล้องกับเจตนาดั้งเดิมของ หลักการของ FRAND
สาม. ความคิดเห็นของเรา
คดีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ศาลจีนได้ประกาศเขตอำนาจศาลเหนืออัตราสิทธิบัตรที่จำเป็นทั่วโลกอย่างไม่น่าสงสัย และยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในห้าคดีนวัตกรรมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญของศาลระดับกลางเซินเจิ้นในปี 2020
นักวิชาการชาวจีนหลายคนเชื่อว่ากรณีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของจีนจาก “ผู้ปฏิบัติตามกฎทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ” เป็น “ผู้นำของกฎทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ”
เป็นเวลานานแล้วที่บริษัทไฮเทคหลักของจีนต้องเผชิญกับการฟ้องร้องดำเนินคดีสิทธิบัตรที่ริเริ่มโดยผู้รับสิทธิบัตรในต่างประเทศ ผู้ได้รับสิทธิบัตรจากต่างประเทศจงใจนำคดีไปสู่ศาลต่างประเทศก่อน เพื่อให้ศาลต่างประเทศในประเทศที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำมากสามารถตัดสินอัตราตลาดโดยรวมได้ การปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่กีดกันหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อเขตอำนาจศาลในจีนที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงเท่านั้น แต่ยังบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของตุลาการของจีนและข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมหลักในการแข่งขันระดับโลกอย่างจริงจัง
ศาลเซินเจิ้นได้กำหนดวิธีการทบทวนสำหรับความท้าทายในเขตอำนาจศาลในข้อพิพาทสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็น กล่าวคือ ศาลควรพิจารณาถึงลักษณะของข้อโต้แย้งการอนุญาตใช้สิทธิบัตรที่จำเป็นตามมาตรฐานอย่างเต็มที่ แทนที่จะพูดถึงข้อพิพาทว่าเป็นคดีละเมิด ศาลควรตัดสินตาม "หลักการของศาลที่สะดวกกว่า" และชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาคดี
ร่วมให้ข้อมูล: กั่วตงดู杜国栋 , หลิวเฉียง刘强
