เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2020 ศาลกลางเมืองเสิ่นเจิ้นได้ออกคำตัดสินในมณฑลกวางตุ้ง OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd v. Sharp Corp. (2020) Yue 03 Min Chu No. 689 ((2020)粤03 民初689 号） ยืนยันว่า มีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกสำหรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2021 ศาลประชาชนสูงสุดของจีนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด (2020) Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 517 ((2020)最高法知民辖终517号) โดยยืนยันว่าศาลพิจารณาคดีมีเขตอำนาจในการ กำหนดอัตรา SEP ทั่วโลก
I. พื้นหลังของกรณี
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2019 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “OPPO”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของจีน ได้เจรจากับ Sharp Corporation (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Sharp”) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น เกี่ยวกับใบอนุญาตของสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็น โดย Sharp ในระหว่างการเจรจาสัญญาอนุญาตสิทธิบัตร
ในเดือนมกราคม 2020 Sharp ได้ยื่นฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรต่อผลิตภัณฑ์ของ OPPO ที่ศาลแขวงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นและขอให้ศาลสั่งห้าม
ในเดือนมีนาคม 2020 ชาร์ปได้ยื่นฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่คล้ายกันในเยอรมนี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2020 OPPO ได้ยื่นฟ้อง Sharp ในศาลประชาชนระดับกลางของเซินเจิ้น (“Shenzhen Court”) โดยขอให้ศาลยืนยันว่า Sharp ละเมิดหลักการ FRAND และเพื่อกำหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ชาร์ปท้าทายอำนาจศาลในคดีความของจีน โดยอ้างว่าศาลเซินเจิ้นไม่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาท
ชาร์ปแย้งว่าไม่มีสถานที่ใดที่เกิดการละเมิด สถานที่ที่ผลของการละเมิดเกิดขึ้น และภูมิลำเนาของจำเลยตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ตามมาตรา 28 ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน (CPL) ข้อพิพาทการละเมิดนี้ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจีน
ชาร์ปยังเชื่อว่าเงื่อนไขการออกใบอนุญาตทั่วโลกของสิทธิบัตรนั้นอยู่นอกเหนือเขตอำนาจศาลของศาลเซินเจิ้น และไม่เห็นด้วยกับศาลขั้นกลางของเซินเจิ้นที่จะตัดสินเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิบัตรทั่วโลก
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2020 ศาลเซินเจิ้นได้พิพากษายกคำคัดค้านด้านอำนาจศาลของชาร์ป และถือว่ามีเขตอำนาจศาลที่มั่นคงในคดีนี้
II. มุมมองของศาล
- ข้อพิพาทสิทธิบัตรมีความเกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับประเทศจีน
ตามมาตรา 265 ของ CPL “ในกรณีที่มีการดำเนินการกับจำเลยที่ไม่มีภูมิลำเนาในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับข้อพิพาทสัญญาหรือทรัพย์สินอื่น ๆ สิทธิหรือผลประโยชน์ข้อพิพาทหากลงนามในสัญญาหรือ ดำเนินการภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องที่ดำเนินการอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำเลยมีทรัพย์สินใด ๆ ที่ยึดได้ในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือจำเลยมีตัวแทน สำนักงานภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน ศาลประชาชน ณ สถานที่ที่ลงนามหรือดำเนินการในสัญญา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาระสำคัญของการดำเนินการ ที่ตั้งทรัพย์สินที่ยึดได้ ที่เกิดการละเมิดหรือภูมิลำเนาของ สำนักงานตัวแทนตั้งอยู่อาจมีเขตอำนาจเหนือการดำเนินการ”
ดังนั้น แม้ว่าข้อพิพาทในการออกใบอนุญาตตามสิทธิบัตรที่จำเป็นมาตรฐานจะไม่ใช่ข้อพิพาทในสัญญาทั่วไปหรือข้อพิพาทเรื่องการละเมิดทั่วไป แต่สถานที่ตั้งของผู้รับใบอนุญาต สถานที่ที่ใช้สิทธิบัตร สถานที่ที่มีการลงนามในสัญญา และสถานที่ที่ทำสัญญาควร พิจารณาในการพิจารณาเขตอำนาจศาลด้วย แนวทางนี้จำเป็นต่อการตัดสินว่าข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์สิทธิบัตรที่จำเป็นมาตรฐานมีความเกี่ยวข้องกับจีนอย่างเหมาะสมหรือไม่
ตราบใดที่สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศจีน คดีก็ควรถือว่ามีความเกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับจีน ดังนั้นศาลจีนจึงมีเขตอำนาจศาลในคดีนี้
ศาลเห็นว่า:
(1) OPPO เป็นบริษัทจีน การผลิตและกิจกรรม R&D ทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งบ่งชี้ว่าจีนเป็นสถานที่นำสิทธิบัตรที่เป็นปัญหาไปใช้
(2) ชาร์ปเป็นบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีภูมิลำเนาในจีน แต่มีสิทธิในทรัพย์สินในประเทศจีนเพราะเป็นสิทธิบัตรของสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศจีน ดังนั้นประเทศจีนจึงเป็นสถานที่ที่มีเรื่องของการดำเนินการและเป็นที่ที่เป็นเรื่องของคดีและสถานที่ซึ่งทรัพย์สินที่ยึดได้นั้นตั้งอยู่
โดยสรุปแล้ว สถานที่เชื่อมต่อดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในประเทศจีน ดังนั้น คดีนี้จึงมีสายสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับจีน และศาลจีนก็มีเขตอำนาจในคดีนี้
- ศาลจีนจะสะดวกกว่าที่จะรับฟังเงื่อนไขใบอนุญาตทั่วโลกของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ประการแรก ในมุมมองของข้อตกลงตามสัญญา สัญญาอนุญาตสิทธิบัตรที่เจรจาและลงนามโดยทั้งสองฝ่ายในจีนนั้นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วโลกของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อโต้แย้งของชาร์ปที่ศาลจีนสามารถส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการออกใบอนุญาตภายในประเทศจีนเท่านั้นจึงไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของสัญญาอนุญาตที่เจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย
ประการที่สอง ผลิตภัณฑ์ OPPO ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ผลิตและจำหน่ายในประเทศจีนเป็นหลัก
ตามหลักฐานที่ OPPO ให้มา สินค้าถูกขายในจีนมากกว่าในประเทศที่จำเลยเลือกที่จะยื่นฟ้องต่อศาล ได้แก่ ญี่ปุ่นและเยอรมนี
ตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 ยอดขายของ OPPO คิดเป็น 0.21% และ 0.07% ตามลำดับในยุโรปและญี่ปุ่น แต่คิดเป็น 71.08% ในประเทศจีน (รวมถึงเขตไต้หวัน) ตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 ยอดขายของ OPPO คิดเป็น 71.08% ในประเทศจีน (รวมถึงภูมิภาคไต้หวัน) ในขณะที่ยอดขายในยุโรปและญี่ปุ่นคิดเป็นเพียง 0.21% และ 0.07% ตามลำดับ
เห็นได้ชัดว่าคดีนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากที่สุด สะดวกและตรงกว่าสำหรับศาลจีนในการค้นหาการดำเนินการของโจทก์เกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จำเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้
สุดท้าย การตัดสินของศาลจีนเกี่ยวกับอัตราทั่วโลกจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม เนื่องจากวิธีการนี้สามารถแก้ไขข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการดำเนินคดีหลายครั้งระหว่างสองฝ่ายในประเทศต่างๆ และสอดคล้องกับเจตนาดั้งเดิมของ หลักการของ FRAND
สาม. ความคิดเห็นของเรา
คดีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ศาลจีนได้ประกาศเขตอำนาจศาลเหนืออัตราสิทธิบัตรที่จำเป็นทั่วโลกอย่างไม่น่าสงสัย และยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในห้าคดีนวัตกรรมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญของศาลระดับกลางเซินเจิ้นในปี 2020
นักวิชาการชาวจีนหลายคนเชื่อว่ากรณีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของจีนจาก “ผู้ปฏิบัติตามกฎทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ” เป็น “ผู้นำของกฎทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ”
เป็นเวลานานแล้วที่บริษัทไฮเทคหลักของจีนต้องเผชิญกับการฟ้องร้องดำเนินคดีสิทธิบัตรที่ริเริ่มโดยผู้รับสิทธิบัตรในต่างประเทศ ผู้ได้รับสิทธิบัตรจากต่างประเทศจงใจนำคดีไปสู่ศาลต่างประเทศก่อน เพื่อให้ศาลต่างประเทศในประเทศที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำมากสามารถตัดสินอัตราตลาดโดยรวมได้ การปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่กีดกันหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อเขตอำนาจศาลในจีนที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงเท่านั้น แต่ยังบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของตุลาการของจีนและข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมหลักในการแข่งขันระดับโลกอย่างจริงจัง
ศาลเซินเจิ้นได้กำหนดวิธีการทบทวนสำหรับความท้าทายในเขตอำนาจศาลในข้อพิพาทสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็น กล่าวคือ ศาลควรพิจารณาถึงลักษณะของข้อโต้แย้งการอนุญาตใช้สิทธิบัตรที่จำเป็นตามมาตรฐานอย่างเต็มที่ แทนที่จะพูดถึงข้อพิพาทว่าเป็นคดีละเมิด ศาลควรตัดสินตาม "หลักการของศาลที่สะดวกกว่า" และชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาคดี